Comment traiter les problèmes complexes de propriété intellectuelle dans les fusions et acquisitions technologiques européennes

Au Royaume-Uni, le test légal pour déterminer s’il y a une contrefaçon de brevet sur la base du principe d’équivalence a été fixé par la High Court en 2017 dans Affaire Actavis UK contre Eli Lilly. Bien que cette affaire concerne des brevets pharmaceutiques, le principe d’équivalence s’applique également aux allégations de contrefaçon de brevet dans d’autres secteurs, y compris le secteur technologique.

« Les clients de tous les secteurs s’intéressent de plus en plus à ce principe car cela signifie que les titulaires de brevets peuvent chercher à discuter d’un concept innovant plus large de leurs brevets pour capturer les infractions présumées », a déclaré Mark Marvey de Pinsent Masons.

Deux tests juridiques distincts relatifs à la contrefaçon doivent être satisfaits par équivalence en Allemagne, alors qu’à nouveau la situation est différente en France.

Jules Fabre de Pinsent Masons a déclaré :  » La doctrine française des équivalents peut conduire à une très large gamme de protection, ce qui est très favorable pour les titulaires de brevets. Cependant, cela n’est pas sans risques pour eux. Comme il n’y a pas de ramification en France, les tribunaux En conséquence, les défenseurs d’une action en contrefaçon peuvent être en mesure de soulever un argument de pression lorsque la portée de la protection est trop large pour inclure des variantes de l’art antérieur, ce qui rend le brevet clair et invalide. »

« Il peut également y avoir des difficultés à faire respecter les droits de brevet lorsqu’on invoque le principe d’équivalence au cours d’une procédure préliminaire. En France, une injonction préliminaire ne sera prononcée que si le brevet est jugé valable et la contrefaçon à partir d’une brève analyse, qui nécessite la absence d’arguments sérieux de nullité ou de non-contrefaçon ».

Un test juridique distinct pour la contrefaçon par équivalence s’applique également en Italie.

Miriam Cugusi et Lorenzo Stellini de la GPBL ont déclaré : « Dans la jurisprudence italienne, il apparaît que parmi les différents critères existants pour vérifier l’applicabilité de la doctrine d’équivalence, le critère principal et le plus adopté dans la jurisprudence italienne est ce qu’on appelle le « triple test’. » En vertu de ces normes, le principe d’équivalence est réputé exister lorsqu’un article de substitution remplit sensiblement la même fonction, de la même manière pour obtenir le même résultat.

Le cabinet d’avocats portugais SRS Advogados, le cabinet suédois Setterwalls et le cabinet danois Bech-Bruun nous ont dit que la doctrine de l’équivalence a également été examinée à plusieurs reprises par les tribunaux de leur juridiction.

Jonny Petersen de Bech-Bruun a déclaré : « En 2017, la Cour suprême maritime et commerciale danoise a décidé pour la première fois, dans l’affaire Eli Lilly contre Fresenius Kabi, d’accorder une injonction préliminaire constatant la contrefaçon de brevet par Equivalents.

Protection de la marque

La sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne a compliqué la manière dont les entreprises technologiques européennes protègent leur propriété intellectuelle, peut-être en particulier dans le contexte des droits de marque et de conception.

Les marques déposées et les droits de conception enregistrés dans l’UE sont utilisés pour s’appliquer automatiquement au Royaume-Uni jusqu’au Brexit. Bien que les entreprises n’aient pu demander la conversion de la portée britannique de ces droits en droits équivalents britanniques que jusqu’au 30 septembre, Miriam Cogosi et Lorenzo Stellini de GPBL ont déclaré que les entreprises italiennes envisageraient les avantages et les coûts du maintien des droits de l’UE et du Royaume-Uni à long terme. longue.